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淺談如何判定平行進(jìn)口中的商標(biāo)侵權(quán)行為
本文來源：http://sh-bise.com 本文作者：中國知識產(chǎn)權(quán)報商標(biāo)周刊 發(fā)布時間:2023-09-13
將國外商標(biāo)權(quán)利人生產(chǎn)的商品進(jìn)口到我國并銷售的行為引發(fā)關(guān)注——
因認(rèn)為北京四海致祥國際貿(mào)易有限公司（下稱北京四海致祥公司）銷售的標(biāo)有“KÖSTRITZER”商標(biāo)長沙商標(biāo)注冊的啤酒涉嫌侵犯其注冊商標(biāo)專用權(quán)，德國大西洋C貿(mào)易咨詢有限公司（下稱德國大西洋公司）將前者訴至法院。日前，北京市高級人民法院針對該案作出終審判決，認(rèn)定北京四海致祥公司未構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，終審判決維持了一審原判。
據(jù)了解，德國庫斯亭澤黑啤酒兩合公司（下稱德國庫斯公司）擁有第7828456號“KÖSTRITZER”商標(biāo)，以及第G701010號、第6366250號及第G624253號“Köstrißer及圖”商標(biāo)，上述4件涉案商標(biāo)均核定使用在第32類啤酒等商品上。
2013年5月，德國庫斯公司與德國大西洋公司簽訂商標(biāo)使用許可合同，約定：德國大西洋公司是德國庫斯公司所生產(chǎn)產(chǎn)品在我國的唯一經(jīng)銷商；該合同的唯一目的旨在打擊潛在的第三方平行進(jìn)口許可產(chǎn)品到我國的侵權(quán)行為；德國庫斯公司授予德國大西洋公司獨占的、不能轉(zhuǎn)移的許可。
德國大西洋公司訴稱，其獲得4件涉案商標(biāo)在我國的商標(biāo)獨占使用權(quán)后，發(fā)現(xiàn)北京四海致祥公司在大量低價銷售侵犯其涉案注冊商標(biāo)專用權(quán)的黑啤酒，給其造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。據(jù)此，其請求法院判令北京四海致祥公司立即停止侵權(quán)行為，并賠償其經(jīng)濟(jì)損失及合理支出300萬元。
北京四海致祥公司辯稱，其銷售的“KÖSTRITZER”品牌啤酒系合法進(jìn)口并經(jīng)商標(biāo)權(quán)利人許可的正品，未侵犯涉案注冊商標(biāo)專用權(quán)。隨后，北京四海致祥公司提交了其與荷蘭TRIGON FOOD B.V.公司簽訂的購買“KÖSTRITZER”啤酒的合同等證據(jù)。
據(jù)了解，二審法院經(jīng)審理均認(rèn)為，該案爭議焦點是北京四海致祥公司將德國庫斯公司生產(chǎn)投放于歐洲市場的“KÖSTRITZER”系列啤酒進(jìn)口到我國并銷售的行為是否構(gòu)成對涉案湖南商標(biāo)注冊專用權(quán)的侵犯。
該案中，被控侵權(quán)啤酒標(biāo)注的商標(biāo)為“KÖSTRITZER”或“Köstrißer”，標(biāo)注的生產(chǎn)廠家系德國庫斯公司，商標(biāo)與商品來源的對應(yīng)關(guān)系是真實的，并不會導(dǎo)致消費(fèi)者混淆誤認(rèn)；由于我國現(xiàn)行商標(biāo)法及其他法律并未明確禁止商標(biāo)平行進(jìn)口，因此北京四海致祥公司將歐洲市場上合法流通的“KÖSTRITZER”系列啤酒進(jìn)口到我國進(jìn)行銷售，并未違反我國商標(biāo)法及其他法律的規(guī)定；另外，如果被控侵權(quán)商品系商標(biāo)權(quán)人生產(chǎn)銷售的，該商品的流通行為既不會造成消費(fèi)者混淆誤認(rèn)，不會損害商標(biāo)權(quán)利人的商譽(yù)，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為侵權(quán)行為，亦未構(gòu)成對涉案注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。
綜上，法院認(rèn)定北京四海致祥公司進(jìn)口并銷售被控侵權(quán)啤酒，未構(gòu)成對德國大西洋公司涉案長沙商標(biāo)注冊專用權(quán)的侵犯，據(jù)此作出上述終審判決。
行家點評：
吳鵬彬 上海大邦律師事務(wù)所 高級合伙人、律師：所謂平行進(jìn)口，指的是商標(biāo)權(quán)利人將自己生產(chǎn)的商品在國外出售給經(jīng)銷商或者將商標(biāo)在國外許可給他人使用，這些國外的經(jīng)銷商或者被許可方又將其與商標(biāo)權(quán)利人在國內(nèi)生產(chǎn)或許可銷售的相同的商品出口到國內(nèi)再銷售的做法。此類平行進(jìn)口的商品在國內(nèi)再銷售顯然是未經(jīng)商標(biāo)權(quán)利人再次許可的，其是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)？此前曾有觀點認(rèn)為構(gòu)成侵權(quán)，理由是商標(biāo)具有地域性，未經(jīng)商標(biāo)權(quán)利人許可的平行進(jìn)口行為擾亂了商標(biāo)權(quán)利人的價格體系。但上海市第二中級人民法院曾在2013年作出的一份判決中指出：被告銷售的商品是從商標(biāo)權(quán)利人處購買并通過正規(guī)渠道進(jìn)口的正牌商品，而非假冒商品，被告在銷售商品的過程中在商品吊牌、衣架、包裝袋、宣傳冊上使用原告涉案注冊商標(biāo)的行為屬于銷售行為的一部分，不會造成相關(guān)公眾對商品來源的混淆、誤認(rèn)，因此該案被告向零售商銷售被控侵權(quán)商品的行為不構(gòu)成對原告湖南商標(biāo)注冊專用權(quán)的侵犯。
該案中，北京市高級人民法院在判決中明確指出：商標(biāo)權(quán)人在使用商標(biāo)并將商品投放市場的過程中，已經(jīng)獲得了與其商標(biāo)權(quán)相對應(yīng)的足額的回報，同時也足以避免消費(fèi)者對商品來源產(chǎn)生混淆，而且我國現(xiàn)行商標(biāo)法及其他法律并未明確禁止商標(biāo)平行進(jìn)口。據(jù)此，法院認(rèn)定北京四海致祥公司進(jìn)口并銷售被控侵權(quán)啤酒的涉案行為并不構(gòu)成對涉案注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。該案二審判決具有一定的標(biāo)志性與學(xué)習(xí)借鑒意義，在一定程度上是對長期以來存在爭議的平行進(jìn)口問題的一個回應(yīng)。
王衛(wèi)東 北京大成律師事務(wù)所 高級合伙人、律師：所謂商標(biāo)商品的平行進(jìn)口，是指進(jìn)口商未經(jīng)進(jìn)口地商標(biāo)權(quán)人（包括商標(biāo)權(quán)利人及獨占使用權(quán)人等）同意，從境外進(jìn)口經(jīng)合法授權(quán)生產(chǎn)的帶相同商標(biāo)的同類商品的行為。
商標(biāo)商品平行進(jìn)口的合法性問題，主要表現(xiàn)為對商標(biāo)權(quán)的權(quán)利窮竭原則的不同認(rèn)識。根據(jù)權(quán)利窮竭原則，附有某商標(biāo)的商品一經(jīng)商標(biāo)權(quán)人或其授權(quán)人的同意第一次投入市場后，商標(biāo)權(quán)人即喪失了對其注冊商標(biāo)專用權(quán)的控制，其權(quán)利即告窮竭，無論該商品此后如何分銷與轉(zhuǎn)賣均不構(gòu)成侵權(quán)。
權(quán)利窮竭原則又進(jìn)一步區(qū)分為國內(nèi)（或區(qū)域）窮竭原則和國際窮竭原則，不同國家法律對此的態(tài)度并不一致，與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議也允許平行進(jìn)口問題由各成員自行解決。歐盟就實行了內(nèi)外有別的商標(biāo)平行進(jìn)口政策: 對于歐盟區(qū)域內(nèi)商標(biāo)的平行進(jìn)口行為適用商標(biāo)權(quán)的區(qū)域窮竭原則, 而對歐盟區(qū)域外的則適用長沙商標(biāo)注冊專用權(quán)國內(nèi)窮竭原則（即有條件的限制平行進(jìn)口行為）。
該案中，二審法院認(rèn)為，涉案商標(biāo)與商品來源的對應(yīng)關(guān)系是真實的，并不會導(dǎo)致消費(fèi)者混淆誤認(rèn)；同時，北京四海致祥公司的商標(biāo)平行進(jìn)口行為并不被我國商標(biāo)法及其他法律所明確禁止，據(jù)此駁回了原告的訴訟請求。
從進(jìn)口國商標(biāo)被許可人的角度看，商標(biāo)商品的平行進(jìn)口行為，會對商標(biāo)被許可人的市場份額以及預(yù)期利益產(chǎn)生不利影響，但這需要被許可人通過與商標(biāo)所有人簽訂的商標(biāo)使用許可合同的有關(guān)約定進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險規(guī)避。
